论文部分内容阅读
案情回放
2013年3月13日，A公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求，请求对专利号为200920089093.4、名称为“圆柱形接头圆弧形凸棱钻杆”的实用新型专利因不符合《专利法》第22条第3款关于创造性的规定，应全部无效。2013年12月9日，专利复审委员会下发“无效宣告请求审查决定书”，维持专利权有效。
2013年12月31日，B公司与专利权人田某共同发送警告函，称A公司生产和销售涉案专利产品，要求其就涉案专利权许可，侵权赔偿或合作事宜进行协商。2014年1月10日，A公司为了依法维护自己的权益，分别向B公司与专利权人田某发送《催告函》，要求：“自收到本函后一周内书面确认我公司不侵权，并撤回原警告函。”两当事人正常收阅催告函，但在合理时间内并未履行其义务。
2014年2月24日，A公司诉至法庭，请求：（1）依法判定A公司生产的产品不侵犯第ZL200920089093.4号中国实用新型专利权；（2）责令B公司与专利权人田某停止发送针对A公司警告函的侵权行为，并承担本案的律师费、诉讼费。
2014年6月23日，镇江市中级人民法院（2014）镇知民初字第0013号民事判决支持了A公司的诉讼请求，并判决专利权人承担律师费、诉讼费等合理开支。
律师点评
本案屬于典型的“专利确认不侵权之诉”。
首先，关于管辖法院，专利权人发送警告函认为A公司进行专利产品的生产和销售，因此根据《民事诉讼法》第28条，《专利法》第61条，最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2、5、6条及有关规定，A公司所在地法院对本案具有管辖权。
其次，关于起诉条件，仅仅收到侵权警告（或者没有收到侵权警告，仅仅担心自己制造销售的产品是否侵权）是不足以启动“不侵权之诉”的。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（2010年1月1日生效）第18条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。该规定有四个要件必须同时满足：（1）权利人向被警告人发出侵权警告，“侵权警告”不局限于书面的警告函、律师函，只要权利人的行为使涉嫌侵权人处于不安的境地、悬而未决的状态，就足以启动确认不侵权之诉，例如权利人向国家有关部门提出的权利异议的方式，实质上起到了直接向涉嫌侵权方发送警告函相同的作用和后果，可以视为专利权人发出了侵犯专利权的警告；（2）被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权，“书面”是必要条件，且发函的主体（确认不侵权诉讼的原告）必须是与本案有直接利害关系的公民、法人或其他组织，即被警告人或者利害关系人；（3）权利人经催告后在一定期限内怠于行使权利，且怠于行使权利的期限有着明确的时间规定——权利人在收到书面催告一个月内或书面催告发出之日起二个月内；（4）明确的诉讼请求。
具体到本案，2013年12月31日，被告B公司向原告发送函件，已明示原告侵权了其涉案ZL200920089093.4号实用新型专利，且包含求偿索赔之意。因此，被告B公司此举已使原告陷入不安、危险、不稳定的境地，其生产、销售涉案抽瓦斯用弧形三棱钻杆的技术方案是否落入被告田某的涉案实用新型专利的保护范围处于不确定的状态，原告进退无据，危及或可能危及原告的合法涉案商事权益。被告B公司的涉案函中，虽然没有出现“警告”或者将采取的手段等字眼或内容，但被告B公司随函附送了相关法律法规条文，实质上可合理推断出如原告不认可侵权及接受赔偿方案等，被告即可通过行政投诉、民事诉讼等手段达成目标。因此，被告B公司的涉案函件符合警告函的基本法律特征。原告收到警告函，回函要求两被告确认不侵权并撤回警告函，在两被告在规定的期限内不履行后提起本案诉讼，符合法律规定。
最后，关于不侵权诉讼，诉讼过程中，若被法院驳回其诉讼请求（理论上存在涉案产品技术方案可能落入专利保护范围），将产生极其尴尬的甚至极其严重的后果。因此，原告代理律师在风险把控上要慎之再慎。
具体到本案，A公司在诉讼过程中启动了三道防线：（1）生产产品未落入涉案专利保护范围；（2）有他人的合法许可授权（申请人之前的、案外他人专利的授权许可）；（3）启动涉案专利无效宣告程序。三道防线环环相扣，确保万无一失。
确认不侵权的诉讼请求，就其内容实质上是原告对其实施的某一行为是否构成对他人依法享有的某项权利的侵权而向人民法院提出的一种确认请求。人民法院审理此种纠纷所适用的法律与审理民事侵权纠纷是一致的。因此，被告B公司理应承担因警告不当而产生的民事侵权责任即停止发放警告函行为，赔偿原告经济损失等。另外，由于被告田某是被告B公司的股东及法定代表人，其以被告B公司的名义发出涉案警告函，可以推定被告B公司亦为涉案专利的权利人或利害关系人。被告田某的涉案行为应视为B公司的职务行为，因此原告为制止侵权行为所支付的合理开支应由被告B公司承担。
南京知识律师事务所 张苏沛
专家评析
消极确认之诉在处理知识产权纠纷中的特殊地位
关键词：消极确认之诉 专利侵权纠纷
点评人：南京大学法学院 严仁群
近年来，实务中出现了被指控侵权者主动起诉指控者的诉讼，在诉讼法上这被称为消极确认之诉。这种诉讼主要出现在知识产权领域中。
被指控侵权者之所以可以提起此种诉讼，是因为其有诉的利益。而其之所以有诉的利益，则是因为其被对方当事人指控实施了侵权行为，这种指控已经使被指控者的合法地位处于现实不安的状况。原告为了消除这种不安，自然有权要求法院通过诉讼程序给予救济，消除此种不安。
当然，要实际具有诉的利益至少应具备一定的要件。其一，被告的行为已经使原告方的合法地位处于不安定状态。例如被告直接、正式地指控原告侵犯其专利权、商标权，或者被告向原告的关系人（例如原告产品的销售商）发函称原告制造的产品涉嫌侵权；其二，消极确认之诉应该是有效解决纠纷的方式。即如果法院如原告所愿，做出了消极确认判决，双方的纠纷即可解决。倘若原告可以提起给付之诉，却仅提起了消极确认之诉，则法院可能会否定原告对于确认之诉的利益（确认利益）。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条实际是针对第一项要件的细化规定。但所谓有具体的诉讼请求，并非是消极确认之诉本身的要件，而是任何起诉都应具备的一般的起诉条件。
由此，企业在接到侵权指控时，应该首先检查自己是否存在所指控的侵权行为，而在确认己方未侵权时，则应积极与对方进行交涉，以和平方式消除纠纷。若对方不撤回指控，则应根据前述司法解释的提示，通过书面形式敦促对方或者起诉或者放弃侵权指控，并积极着手进行诉讼方面的准备工作。即便企业在面临侵权指控时，并不能很确定地判断自己是否侵犯了别人的知识产权，在必要时也应考虑主动提起消极确认之诉。因为，企业在前期为生产某项产品可能已经做了较大投入，并且可能还需进一步追加投入，如果真的涉嫌侵权，那么继续追加投入可能会使己方的损失进一步扩大，或者需要承担更大范围的责任。
应当注意的是，如果对方当事人的指控行为已经使被指控侵权企业遭受了经济损失，则被指控方应该在提起消极确认之诉时，一并提起损害赔偿之诉，即要求对方停止侵权行为（例如被告向原告的关联单位发函指控原告侵权的行为），要求赔偿损失。此时，诉讼中就有多项请求并存。但这样做有利于彻底解决诉讼，通常也有利于降低诉讼成本。单纯的消极确认之诉不能获得给付判决，消极确认判决是不具有强制执行效力的，所以可能并不能阻止被告在败诉后继续发函、散布侵权指控的行为。
（此案例由江苏省经济和信息化委员会法规处提供）