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摘 要 随着新《商标法》的实施，诚实信用原则写入《商标法》。“傍名牌”的企业不应在抱有侥幸心理，应培育自主品牌，打擦边球的做法可能会涉及到不正当竞争规制的范畴。如何在开创自主品牌的过程中规避风险，防止落入不正当竞争，是本文重点讨论的主旨。
关键词 使用 注册商标 企业字号 不正当竞争
作者简介：莫曼芝，广东闻彰律师事务所律师；陈浩鹏，广东闻彰律师事务所律师，法学硕士，西南政法大学法社会学与法人类学研究中心研究人员。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2014）11-192-02
一、以笔者代理的一起案件为源起
广州奥的斯电梯有限公司（以下简称“奥的斯公司”）是一家根据美国新泽西州法律组建和存在的公司，是国际著名的电梯制造商之一，从事电梯研发、生产、销售、安装、维修和保养业务。奥的斯公司在中国已为“OTIS”商标及“广奥”商标在第7类电梯生产和第37类电梯安装和维修服务多类商标中注册并被核准，是“OTIS”商标及“广奥”商标的合法持有人。根据原告与奥的斯公司签订的《商号及商标许可合同》，原告是“OTIS”及“广奥”商标在中国的合法使用人，并有权单独提起诉讼。同时，“广奥”也是原告商号“广州奥的斯”的简称，在业界拥有较高知名度。
被告未经奥的斯公司或原告的授权，擅自注册了包含有“广奥”注册商标的企业名称，并使用与原告“OTIS”注册商标构成近似的“OTSGD”作为企业英文字号，将上述中、英文企业名称及字号使用在其生产、销售的电梯、厂房显著位置以及与电梯销售相关的广告宣传册、名片及其宣传网页中，足以使相关公众造成混淆，以为被告与原告或与奥的斯公司有关联关系，从而使相关公众对其商品或者服务的来源产生误认。被告的上述行为已经构成了针对原告的不正当竞争。
二、笔者办案思路的分析
（一）原告广州奥的斯电梯有限公司授权方式为普通许可，被告需要审查原告方是否有权单独提起诉讼，鉴于注册商标所有人为美国奥的斯公司，还需审查原告提交的授权证据的效力
根据《商标法》关于商标许可的规定，以普通许可方式使用注册商标的，提起侵权之诉需要获得注册商标权人的授权，方可以自己的名义提起侵权之诉；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第11条规定：“当事人向人民法院提供的证据系在我国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经我国驻该国使领馆予以认证或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。但如果其所在国与我国没有外交关系，则该证据应当经与我国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证，再转由我国驻该第三国使领馆认证。”本案中，原告提交的《就采取相关法律措施的授权》就应审查是否履行了相应的手续，并且当事人为诉讼目的而提供的所有外文资料，均需要附中文译本。对于当事人未附中文译本的外文资料，人民法院可以不作为证据使用。这点作为专业的知识产权律师在办理案件中是不容忽视的审查重点。
（二）原告提起侵权之诉及不正当竞争之诉的权利基础为第七类的和第三十七类的注册商标
其中包括：注册号：1139171，OTIS注册商标、注册号：764602 ，OTIS注册商标、注册号：214038，OTIS注册商标、注册号：112 3 01 2，OTIS注册商标；注册号：1797768，广奥注册商标；第三十七类，注册号：772277，OTIS注册商标。
原告提起诉讼的时候，并未确定哪个注册商标为侵权之诉及不正当竞争之诉的权利基础，因此被告首先需要审查原告起诉的商标效力，然后进行侵权与否的比对，拟从不侵权抗辩进行证据的组织。
（三）原告分案提出了侵害商标权之诉及不正当竞争之诉，使用的是基本相同的证据，被告需考虑原告是否存在重复诉讼的情形
原告在侵害商标权和不正当竞争之诉中采用了基本相同的证据，却主张不同的诉求，被告需考虑是否构成重复诉讼，并重点确定抗辩的思路、抗辩的方式、抗辩的比对、证据的搜集等工作。
三、法律纠纷判断分析
本案系侵害商标权纠纷和不正当竞争侵权纠纷两个案由。其中案情也颇有特殊之处，引起法律上特殊问题，值得深入思考。
商标是用来区分不同商品或服务来源的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、声音和颜色组合，或上述要素的组合；商号（企业名称）是用来区别不同商业主体的文字。由于商标与商号均具有商业标记的功能，且两者又完全可能用相同或相似的文字作为标记，这就造成了导致两者冲突的客观条件。
国务院工商行政管理总局商标局主管全国商标注册和管理的工作，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，未经商标注册人的许可，将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。
商号的登记主管机关是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局，企业只准使用一个商号，在登记主管机关辖区不得与已登记注册的同行商号相同或者近似，企业自成立之日起享有商号权。已登记注册的商号，在使用中对公众造成欺骗或者误解的，或者损害他人合法权益的，应当认定为不适宜的商号予以纠正。
由于全国商标注册统一由国务院工商行政管理总局商标局主管，而商号分别由各级工商行政管理总局主管，两主管部门分别依职权进行背靠背审核和管理，各级工商行政管理总局就可能把他人的在先商标予以商号登记，而商标局也完全可能把他人已登记的商号予以商标注册。这就从制度上造成了商标与商号冲突的条件。
本案中，原告自1993年起从事电梯产销行业19年，注册号1139171号“OTIS”字母商标在2007年第7类商品上注册，而被告广东广奥电梯有限公司试图申请注册“OTSGD”商标被原告通过商标异议程序而无效。原告的“广奥”注册商标也早于2002年就申请注册，而被告公司是在2010年11月19日才登记成立的，其经营的主要产品为第7类的电梯商品。经过和当事人的沟通，被告企业应知“OTIS”和“广奥”早已注册，并在电梯行业享有较高声誉，仍将该商标作为企业商号进行登记使用，在对外销售的“OTSGD”电梯产品宣传资料上，将“OTSGD”进行突出使用，主观上确实存在一定“傍名牌”的故意。因此，经过和当事人的沟通，当事人表示今后放弃使用“OTSGD”，重点希望能保证企业字号“广奥”不会被法院裁定禁止使用或者责令变更，否则对于被告企业来说将是致命的打击。 本案的特殊之处在于原告以两个注册商标（庭审时明确）起诉，一个为较高知名度的“OTIS”、一个为知名度较低的“广奥”，提起侵害商标权之诉和不正当竞争之诉，要求被告变更企业名称及停止使用OTSGD英文字号、无条件转让域名给原告等，和单纯的一商标一诉求有明显的区别。
四、笔者作为专业律师对企业的建议
鉴于力保广奥字号这一办案思路，及时抓住本案的关键，根据《商标法》、《反不正当竞争法》、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》之相关规定，我们从“广奥”商标是否实际使用于电梯产品、“广奥”的知名度，以及被告企业字号规范使用、并未突出使用等抗辩要点进行回击。最终法院裁判被告不需要变更企业名称。最重要的是，通过庭审，被告了解原告并未实际使用“广奥”注册商标于电梯标识上，也就是说，“广奥”商标只是美国奥的斯公司全球商标布局战略中的防御性商标。 针对这个情况，我方提出了撤销“广奥”注册商标的思路，庭审中原告律师称“广奥”商标使用于电梯零部件上，为了保险起见，我方随即提出两步战略：第一，通过调查公司调查“广奥”商标是否有实际使用；第二，建议被告企业“撤三”（撤销商标连续三年不使用）时只撤销“电梯（升降机）、可移动楼梯（自动式扶梯）”这两个小项。从电梯产品标识的实际使用入手，即可成功的实现战略转型（摒弃没有生命力的OTSGD商标，注册“广奥”商标），也可实现被告企业字号与注册商标的统一性，更好的实施企业的知识产权战略。所以，被告通过此次诉讼，摆脱了模仿的恶名，走上了自主创新、培育企业自主品牌的康庄大道。
五、对以东莞为代表的加工型企业的忠告
根据2014年5月1日实施的新《商标法》，此次《商标法》修订时在第七条中加入了诚实信用原则，新增第五十八条规定字号和商标冲突时如何适用法律的规定。
本律师认为，诚实信用原则是民商事活动的基本原则，针对实践中在商标的申请注册和使用环节出现的一些违背诚实信用原则的现象，此次修改商标法进一步完善了这方面的规范，即在本条中明确规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。具体到本案中，假设原告加大力度对“广奥”商标的使用和宣传，而被告不积极实施注册“广奥”商标的战略，而只是“埋头”使用、宣传企业字号，那么被告企业持续的使用行为，就将面临着极大的侵权风险。此外，新法第五十八条增加了企业字号与商标的权利冲突适用《反不正当竞争法》为准据法。新《商标法》第五十八条和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条构成了商标与字号冲突的权利屏障，即突出使用或具有商标功能的使用方式，面临构成侵犯注册商标专用权的风险；不突出使用，但有违诚实信用原则的，面临构成不正当竞争的风险。
东莞是制造名城，大多数企业处于加工制造的初级阶段，在完成原始积累的过程中，有的企业“搭便车”、“傍名牌”，借助他人商标的影响力开展自己的经营活动，将他人的注册商标、未注册的驰名商标用作企业字号，误导公众。这类行为本质上属于不正当竞争行为。因此，妄想将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，但规避法律规定中的侵权要素之突出使用，以达到逃避侵权责任，也许，早已渐行渐远。
注释：
通过庭审对商标使用情况的确认，也是商标侵权及不正当纠纷中重要的诉讼技巧。
关键词 使用 注册商标 企业字号 不正当竞争
作者简介：莫曼芝，广东闻彰律师事务所律师；陈浩鹏，广东闻彰律师事务所律师，法学硕士，西南政法大学法社会学与法人类学研究中心研究人员。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A 文章编号：1009-0592（2014）11-192-02
一、以笔者代理的一起案件为源起
广州奥的斯电梯有限公司（以下简称“奥的斯公司”）是一家根据美国新泽西州法律组建和存在的公司，是国际著名的电梯制造商之一，从事电梯研发、生产、销售、安装、维修和保养业务。奥的斯公司在中国已为“OTIS”商标及“广奥”商标在第7类电梯生产和第37类电梯安装和维修服务多类商标中注册并被核准，是“OTIS”商标及“广奥”商标的合法持有人。根据原告与奥的斯公司签订的《商号及商标许可合同》，原告是“OTIS”及“广奥”商标在中国的合法使用人，并有权单独提起诉讼。同时，“广奥”也是原告商号“广州奥的斯”的简称，在业界拥有较高知名度。
被告未经奥的斯公司或原告的授权，擅自注册了包含有“广奥”注册商标的企业名称，并使用与原告“OTIS”注册商标构成近似的“OTSGD”作为企业英文字号，将上述中、英文企业名称及字号使用在其生产、销售的电梯、厂房显著位置以及与电梯销售相关的广告宣传册、名片及其宣传网页中，足以使相关公众造成混淆，以为被告与原告或与奥的斯公司有关联关系，从而使相关公众对其商品或者服务的来源产生误认。被告的上述行为已经构成了针对原告的不正当竞争。
二、笔者办案思路的分析
（一）原告广州奥的斯电梯有限公司授权方式为普通许可，被告需要审查原告方是否有权单独提起诉讼，鉴于注册商标所有人为美国奥的斯公司，还需审查原告提交的授权证据的效力
根据《商标法》关于商标许可的规定，以普通许可方式使用注册商标的，提起侵权之诉需要获得注册商标权人的授权，方可以自己的名义提起侵权之诉；《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第11条规定：“当事人向人民法院提供的证据系在我国领域外形成的，该证据应当经所在国公证机关予以证明，并经我国驻该国使领馆予以认证或者履行我国与该所在国订立的有关条约中规定的证明手续。但如果其所在国与我国没有外交关系，则该证据应当经与我国有外交关系的第三国驻该国使领馆认证，再转由我国驻该第三国使领馆认证。”本案中，原告提交的《就采取相关法律措施的授权》就应审查是否履行了相应的手续，并且当事人为诉讼目的而提供的所有外文资料，均需要附中文译本。对于当事人未附中文译本的外文资料，人民法院可以不作为证据使用。这点作为专业的知识产权律师在办理案件中是不容忽视的审查重点。
（二）原告提起侵权之诉及不正当竞争之诉的权利基础为第七类的和第三十七类的注册商标
其中包括：注册号：1139171，OTIS注册商标、注册号：764602 ，OTIS注册商标、注册号：214038，OTIS注册商标、注册号：112 3 01 2，OTIS注册商标；注册号：1797768，广奥注册商标；第三十七类，注册号：772277，OTIS注册商标。
原告提起诉讼的时候，并未确定哪个注册商标为侵权之诉及不正当竞争之诉的权利基础，因此被告首先需要审查原告起诉的商标效力，然后进行侵权与否的比对，拟从不侵权抗辩进行证据的组织。
（三）原告分案提出了侵害商标权之诉及不正当竞争之诉，使用的是基本相同的证据，被告需考虑原告是否存在重复诉讼的情形
原告在侵害商标权和不正当竞争之诉中采用了基本相同的证据，却主张不同的诉求，被告需考虑是否构成重复诉讼，并重点确定抗辩的思路、抗辩的方式、抗辩的比对、证据的搜集等工作。
三、法律纠纷判断分析
本案系侵害商标权纠纷和不正当竞争侵权纠纷两个案由。其中案情也颇有特殊之处，引起法律上特殊问题，值得深入思考。
商标是用来区分不同商品或服务来源的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志、声音和颜色组合，或上述要素的组合；商号（企业名称）是用来区别不同商业主体的文字。由于商标与商号均具有商业标记的功能，且两者又完全可能用相同或相似的文字作为标记，这就造成了导致两者冲突的客观条件。
国务院工商行政管理总局商标局主管全国商标注册和管理的工作，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限，未经商标注册人的许可，将与他人注册商标相同或相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的行为，属于侵犯注册商标专用权的行为。
商号的登记主管机关是国家工商行政管理局和地方各级工商行政管理局，企业只准使用一个商号，在登记主管机关辖区不得与已登记注册的同行商号相同或者近似，企业自成立之日起享有商号权。已登记注册的商号，在使用中对公众造成欺骗或者误解的，或者损害他人合法权益的，应当认定为不适宜的商号予以纠正。
由于全国商标注册统一由国务院工商行政管理总局商标局主管，而商号分别由各级工商行政管理总局主管，两主管部门分别依职权进行背靠背审核和管理，各级工商行政管理总局就可能把他人的在先商标予以商号登记，而商标局也完全可能把他人已登记的商号予以商标注册。这就从制度上造成了商标与商号冲突的条件。
本案中，原告自1993年起从事电梯产销行业19年，注册号1139171号“OTIS”字母商标在2007年第7类商品上注册，而被告广东广奥电梯有限公司试图申请注册“OTSGD”商标被原告通过商标异议程序而无效。原告的“广奥”注册商标也早于2002年就申请注册，而被告公司是在2010年11月19日才登记成立的，其经营的主要产品为第7类的电梯商品。经过和当事人的沟通，被告企业应知“OTIS”和“广奥”早已注册，并在电梯行业享有较高声誉，仍将该商标作为企业商号进行登记使用，在对外销售的“OTSGD”电梯产品宣传资料上，将“OTSGD”进行突出使用，主观上确实存在一定“傍名牌”的故意。因此，经过和当事人的沟通，当事人表示今后放弃使用“OTSGD”，重点希望能保证企业字号“广奥”不会被法院裁定禁止使用或者责令变更，否则对于被告企业来说将是致命的打击。 本案的特殊之处在于原告以两个注册商标（庭审时明确）起诉，一个为较高知名度的“OTIS”、一个为知名度较低的“广奥”，提起侵害商标权之诉和不正当竞争之诉，要求被告变更企业名称及停止使用OTSGD英文字号、无条件转让域名给原告等，和单纯的一商标一诉求有明显的区别。
四、笔者作为专业律师对企业的建议
鉴于力保广奥字号这一办案思路，及时抓住本案的关键，根据《商标法》、《反不正当竞争法》、最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》之相关规定，我们从“广奥”商标是否实际使用于电梯产品、“广奥”的知名度，以及被告企业字号规范使用、并未突出使用等抗辩要点进行回击。最终法院裁判被告不需要变更企业名称。最重要的是，通过庭审，被告了解原告并未实际使用“广奥”注册商标于电梯标识上，也就是说，“广奥”商标只是美国奥的斯公司全球商标布局战略中的防御性商标。 针对这个情况，我方提出了撤销“广奥”注册商标的思路，庭审中原告律师称“广奥”商标使用于电梯零部件上，为了保险起见，我方随即提出两步战略：第一，通过调查公司调查“广奥”商标是否有实际使用；第二，建议被告企业“撤三”（撤销商标连续三年不使用）时只撤销“电梯（升降机）、可移动楼梯（自动式扶梯）”这两个小项。从电梯产品标识的实际使用入手，即可成功的实现战略转型（摒弃没有生命力的OTSGD商标，注册“广奥”商标），也可实现被告企业字号与注册商标的统一性，更好的实施企业的知识产权战略。所以，被告通过此次诉讼，摆脱了模仿的恶名，走上了自主创新、培育企业自主品牌的康庄大道。
五、对以东莞为代表的加工型企业的忠告
根据2014年5月1日实施的新《商标法》，此次《商标法》修订时在第七条中加入了诚实信用原则，新增第五十八条规定字号和商标冲突时如何适用法律的规定。
本律师认为，诚实信用原则是民商事活动的基本原则，针对实践中在商标的申请注册和使用环节出现的一些违背诚实信用原则的现象，此次修改商标法进一步完善了这方面的规范，即在本条中明确规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。具体到本案中，假设原告加大力度对“广奥”商标的使用和宣传，而被告不积极实施注册“广奥”商标的战略，而只是“埋头”使用、宣传企业字号，那么被告企业持续的使用行为，就将面临着极大的侵权风险。此外，新法第五十八条增加了企业字号与商标的权利冲突适用《反不正当竞争法》为准据法。新《商标法》第五十八条和最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条构成了商标与字号冲突的权利屏障，即突出使用或具有商标功能的使用方式，面临构成侵犯注册商标专用权的风险；不突出使用，但有违诚实信用原则的，面临构成不正当竞争的风险。
东莞是制造名城，大多数企业处于加工制造的初级阶段，在完成原始积累的过程中，有的企业“搭便车”、“傍名牌”，借助他人商标的影响力开展自己的经营活动，将他人的注册商标、未注册的驰名商标用作企业字号，误导公众。这类行为本质上属于不正当竞争行为。因此，妄想将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用，但规避法律规定中的侵权要素之突出使用，以达到逃避侵权责任，也许，早已渐行渐远。
注释：
通过庭审对商标使用情况的确认，也是商标侵权及不正当纠纷中重要的诉讼技巧。