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【摘要】在发明专利申请的单一性审查过程中，常出现申请人为克服单一性缺陷所作的修改被审查员认定为不符合专利法实施细则第51条3款之规定而不予接受，于是审查员基于前次审查的申请文件，以申请不符合专利法第31条第1款规定为由作出驳回决定。笔者认为造成这一状况的根源在于国家知识产权局制定并实施的《实审操作规程》中的相
关规定不适当。建议在未来修订中删除与专利法、实施细则和审查指南之规定不相一致的内容。
【关键词】单一性；复审；专利法第31条；细则第51条；实审操作规程
一、案情介绍
这是一件申请人为克服单一性缺陷所作修改不被接受从而以单一性缺陷被驳回的典型案例[1]。原申请权利要求书包括以下两项独立权利要求：①1。一种挥发性有机化合物处理装置，其特征在于：具备：与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体；以与该吸附体的一部分接触的方式发生放电的多个电极对；以及通过对该电极对施加电压来控制在哪个上述电极对中发生放电的放电控制机构，上述电极对被分成多个组，上述放电控制机构对上述电极对的每个组施加电压，以使不同的上述吸附体的部分顺序地与放电接触。②13。一种挥发性有机化合物处理装置，其特征在于，具备：与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体；以在其间夹有该吸附体的方式配置的发生放电的电极对；以及流量调整机构，发生放电时流向上述吸附体的处理对象气体的流量比不发生放电时的流量少。”
审查员在一审通知书指出，独立权利要求13与权利要求1的相同技术特征“与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体”已经在对比文件1和2中披露，因此不具有相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，不符合专利法第31条第1款的规定；同时指出第一组权利要求相对于对比文件1和2不具备专利法第22条第2/3款规定的新颖性/创造性。答复一审时，申请人提交了权利要求书的修改替换页，具体的修改方式为：将原权利要求13修改为新的权利要求1，将其他权利要求删除或修改为直接或间接引用新的权利要求1的从属权利要求。在意见陈述书中申请人认为：修改后的权利要求书克服了一审通知书中指出的权利要求不具备单一性、新颖性和创造性的缺陷。之后，审查员发出二审通知书，指出：申请人在答复一通时提交的权利要求书的修改替换页中删除了一审通知书中评述过的第一组权利要求，并将与原独权1不具有单一性的、且未经过检索的原独权13修改为新的权利要求1，该修改不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，对该修改文本不予接受。因此，审查所针对的审查文本仍然是一审通知书所针对的审查文本，并坚持与一审通知书中相同的审查意见。
针对二审通知书，申请人未对申请文件做出修改，仅提交了意见陈述书。申请人认为：1、上述修改是为了克服“单一性”、“新颖性/创造性”的缺陷所作的修改，符合专利法实施细则第51条第3款的规定，应当予以接受；2、审查员不接受该修改文本违反请求原则；3、如果申请人只能通过提交分案申请来对有授权前景的权利要求寻求保护，则会拉长审查过程，不符合程序节约原则；4、审查指南未规定审查员可以决定保留哪组权利要求。因此，申请人答复一通时所作的修改文本应当被接受。然而，审查员未接受申请人陈述的上述意见并以权利要求13与权利要求1不符合专利法第31条第1款关于单一性的规定、第一权利要求不具备专利法第22条第2/3款规定的新颖性/创造性为由，驳回该申请。在驳回的理由部分：指出权1与13之间具有的相同技术特征为本领域惯用技术手段，因此权1和13属于“明显缺乏单一性”的情形。
申请人不服上述驳回决定，向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。合议组经审理后撤销原驳回决定。撤销的理由是：1、一通中指出单一性缺陷是基于相同的技术特征在对比文件1和2中已被披露，即不具备单一性的结论是在经过检索之后作出的；驳回决定中指出“相同技术特征是本领域处理有机废气的惯用技术手段”的结论没有给出相应的证据或者具体的解释和说明，因此，权1和13不属于“明显缺乏单一性”的情形。2、申请人的修改克服了独立权利要求之间不具备单一性以及第一组权项不具备新颖性/创造性的缺陷，属于针对通知书指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第51条第3款的规定。并且权1和13之间不属于“明显缺乏单一性”的情形，两者主题相同、发明构思接近、检索领域重叠，为了兼顾申请人的利益和行政审查效率，应给予申请人修改时选择需要保留的权利要求的合理权利。
二、由此案引发的思考
笔者认为，在上述案例中，造成审查员发出上述二审意见以及作出驳回决定的根源在于国家知识产权局于2009年起开始实施的《审查操作规程》中的相应规定。相比审查指南，2009年版《審查操作规程》中对明显缺乏单一性审查增加了如下规定：当审查员阅读申请文件后，立即就能判断出申请属于明显缺乏单一性的情况时，直接检索审查，告知单一性缺陷，审查员可以对其中一项发明（通常选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查，发出审查意见通知书。通知书中应当同时指出单一性缺陷，说明理由，并要求申请人删除未经检索的不具有单一性的其他权利要求。《规程》中进一步给出了如下的[审查意见示例]审查员已经对权利要求1及其从属权利要求进行了检索和审查，申请人应当与之不具有单一性且未经检索的权利要求x，以使本申请符合专利法第31条第1款的规定。需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由作出驳回决定[2]。
自2009年以来，笔者也同样收到多份类似上述案例的审查意见。其中一类通知书是审查员选择了第一组权利要求进行审查并指出该第一组权利要求不具有新颖性/创造性的意见，另一类则是审查员选择了非第一组权利要求进行审查并指出该组权利要求不具有新颖性/创造性的意见。无论是第一类通知书还是第二类通知书的情况，在审查意见正文中，审查员均抄录了[审查意见示例]中的上述一段内容。笔者认为，国家知识产权局2009年研究制定和开始实施《审查操作规程》对统一专利审查标准，规范专利审批行为，提高专利审查的质量和效率，无疑发挥了及其重要的作用。但是，《规程》中也有一些规定过于强调了国家知识产权局的行政权利和行政审查效率而忽视申请人的权利和利益、并且与审查指南中的相关规定是不一致的。就明确缺乏单一性审查而言，以下两处规定是不适当的。（1）在判断属于明显缺乏单一性时，审查员可以对其中一项发明进行检索和审查。（2）“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改。 三、对法第31条第1款和细则第51条第3款的理解以及具体适用
单一性立法的主要目的是为了便于专利局对专利申请进行管理、检索和审查，便于日后专利权人行使权利、承担义务，也便于专利权保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效利用。另一个目的是从经济的角度避免申请人将互不相干的几项发明创造合并在一件专利申请中提出，造成收取的申请费、审查费以及授权后的年费等各项费用的减少。因此，单一性要求只是授予专利权的形式条件，而非实质性条件。审查指南第二部分第6章第2。2节、第7章第9。2节、第8章第4。4节分别对单一性审查原则和审查方式、对缺乏单一性申请的检索以及对缺乏单一性申请的处理给出了具体而明确的规定。对于明显缺乏单一性的情况，按照指南第二部分第八章4。4（1）和第七章9。2。1（1）规定，（1）先发分案通知，后检索审查，即审查员暂不进行检索，先发出分案通知书，待申请人修改申请并消除单一性缺陷后再进行检索及审查。（2）在多项独立权利要求技术方案涉及的领域非常接近或者在很大程度上重叠的情况下，同时完成对这些独立权利要求的检索，在审查意见通知书正文中，既指出缺乏单一性的缺陷，又对这些独立权利要求作出评价，减少一次审查意见通知书，从而加速审查进程。对于不明显缺乏单一性的情况，第八章4。4（2）和第七章9。2。1（2）规定，对第一独立权利要求或者其从属权利要求进行检索和审查，暂缓对与该第一组权利要求之间缺乏单一性的其他独立权利要求的检索和审查。如果第一组权利要求具有授权前景，在一审通知书中只针对第一组权利要求给出审查意见，同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求，以克服申请缺乏单一性的缺陷。如果第一组权利要求没有授权前景，在一审通知书中，指出第一组权利要求没有授权前景的同时，指出单一性缺陷。也可以继续检索和审查其他独立权利要求，尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重叠时，并在一审通知书中，同时指出单一性缺陷和其他缺陷[3]。因此，无论是明显缺乏单一性还是不明显缺乏单一性，审查指南均未规定审查员有权可以选择其中一组发明进行审查。而根据《规程》中的上述规定，只要属于明显缺乏单一性的情况，审查员便可以选择其中一组发明进行审查。在笔者收到的第二类通知书就属于这种情况。这其中有这样一件典型的审查意见，权利要求书包括70条权项，分为五组，其中最后一组仅一条权项，没有从属权利要求。审查员在通知书中说明五组权利要求为明显缺乏单一性的情形，而后便选择最后一项独立权利要求进行审查并指出该权利要求不具备创造性。由此可见《规程》中对于明确缺乏单一性情形，给予审查员选择其中一组发明进行审查的權利是不适当的。
此外，根据审查指南规定，在领域接近或者重叠的情况下，应同时完成对这些独立权利要求的检索，在一审通知书中同时指出单一性缺陷和其他缺陷。这一规定的目的是帮助申请人对该申请前景有全面了解，从而删除那些不具有授权前景的权利要求，使包括多项发明的申请获得适当的保护范围。而根据《规程》中的规定，在实际审查过程中，审查员往往会选择权项数较少或者较容易作出新颖性/创造性判定结论的一组权利要求进行审查，以求尽快结案。对于一件包括多项发明的专利申请，如果其中一项发明不具备授权前景，审查员选择对其进行了审查，发出该项发明不具备新颖性/创造性，且与其他发明不具备单一性的意见。
因此，笔者认为将“为克服明显缺乏单一性，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不符合专利法实施细则第51条第3款规定的情况是不适当的。以下将从四个方面进行论述：（1）无论是明显缺乏单一性还是不明确缺乏单一性的情形，上述修改克服了通知书中指出的一组权利要求不具备新颖性/创造性以及两组权利要求之间不具备单一性的缺陷，毋庸置疑属于针对通知书指出缺陷进行的修改，当然符合专利法实施细则第51条第3款的规定。此修改文本应予接受并在此基础上进行进一步审查。在文中所述案例中，合议组也是认可这一点的。而《规程》中将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改”不仅明显不符合细则第51条第3款的规定，而且与指南中关于“只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改”的规定也是相悖的。（2）针对单一性缺陷的修改方式并不仅仅局限于删除这样一种方式，而是也可以采取修改权利要求使之符合单一性要求的方式。参见指南第二部分第7和8章中的相应规定。在当前的审查实践中，可以列举若干通过修改方式克服申请缺乏单一性缺陷的成功案例。（3）《规程》中的上述规定在实际执行中并未达节约程序的目的。根据指南规定，在发明专利申请实质审查中，审查员应当尽可能地缩短审查过程，即，设法尽早结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。另一方面，为避免修改文本不予接受而导致申请被驳回的后果，在针对上述审查意见进行修改时，有时不得不采取将具有授权前景的技术方案融合到被否定权利要求中的修改方式，然而，这种修改方式会造成在后续审查中诸多不便和困难，特别是易造成修改超范围的问题，这同样也增加审查员与代理人之间的通信次数，增加各自工作量，增加申请人的经济负担。（4）根据指南规定，对于权利要求超过10项的专利申请，申请人需要向专利局缴纳额外的附件权项费，这也意味着专利局负有对这些权利要求进行审查的义务。此外，针对存在单一性缺陷，指南中规定对第一组权项进行检索和审查时，暂缓对其他权利要求的检索和审查。如果申请人通过修改克服了单一性缺陷，审查员有义务对其继续进行检索和审查。
四、建议
笔者注意到，在2011年修订的《实审操作规程》中，“审查员也可以对其中一项发明（通常选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”已经修改为“审查员也可以对其中一项发明（应当选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”[4]，就是说审查员不再拥有根据其意愿随意选择其中一项发明进行检索和审查的行政权利。但是，2011年版《规程》中还是将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改。如上所述，无论是明显单一性缺陷还是不是明显单一性缺陷，只要修改克服了一通中指出的单一性缺陷以及经审查员检索和评述的权利要求不具备新颖性和创造性的缺陷，这样的修改符合专利法实施细则第51条第3款规定。
为从源头上未避免类似情况的再次发生，笔者认为，《规程》不适当的规定应予删除。具体而言《规程》中的[审查意见示例]关于“需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由作出驳回决定”的内容、以及第1。3。1节中关于“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”的内容应予删除。
参考文献：
[1]第38883号复审决定.
[2]2009年版、2011年版《审查操作规程》.
[3]2010年版《专利审查指南》知识产权出版社.
[4]《专利审查概说》，张清奎主编知识产权出版社.
[5]《新专利法详解》国家知识权局条法司著知识产权出版社.
作者简介：周成（1958-），江苏南京人，山东大学信息科学专利代理副研究员。
关规定不适当。建议在未来修订中删除与专利法、实施细则和审查指南之规定不相一致的内容。
【关键词】单一性；复审；专利法第31条；细则第51条；实审操作规程
一、案情介绍
这是一件申请人为克服单一性缺陷所作修改不被接受从而以单一性缺陷被驳回的典型案例[1]。原申请权利要求书包括以下两项独立权利要求：①1。一种挥发性有机化合物处理装置，其特征在于：具备：与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体；以与该吸附体的一部分接触的方式发生放电的多个电极对；以及通过对该电极对施加电压来控制在哪个上述电极对中发生放电的放电控制机构，上述电极对被分成多个组，上述放电控制机构对上述电极对的每个组施加电压，以使不同的上述吸附体的部分顺序地与放电接触。②13。一种挥发性有机化合物处理装置，其特征在于，具备：与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体；以在其间夹有该吸附体的方式配置的发生放电的电极对；以及流量调整机构，发生放电时流向上述吸附体的处理对象气体的流量比不发生放电时的流量少。”
审查员在一审通知书指出，独立权利要求13与权利要求1的相同技术特征“与处理对象气体接触以吸附挥发性有机化合物的吸附体”已经在对比文件1和2中披露，因此不具有相同或相应的特定技术特征，不属于一个总的发明构思，不符合专利法第31条第1款的规定；同时指出第一组权利要求相对于对比文件1和2不具备专利法第22条第2/3款规定的新颖性/创造性。答复一审时，申请人提交了权利要求书的修改替换页，具体的修改方式为：将原权利要求13修改为新的权利要求1，将其他权利要求删除或修改为直接或间接引用新的权利要求1的从属权利要求。在意见陈述书中申请人认为：修改后的权利要求书克服了一审通知书中指出的权利要求不具备单一性、新颖性和创造性的缺陷。之后，审查员发出二审通知书，指出：申请人在答复一通时提交的权利要求书的修改替换页中删除了一审通知书中评述过的第一组权利要求，并将与原独权1不具有单一性的、且未经过检索的原独权13修改为新的权利要求1，该修改不符合专利法实施细则第51条第3款的规定，对该修改文本不予接受。因此，审查所针对的审查文本仍然是一审通知书所针对的审查文本，并坚持与一审通知书中相同的审查意见。
针对二审通知书，申请人未对申请文件做出修改，仅提交了意见陈述书。申请人认为：1、上述修改是为了克服“单一性”、“新颖性/创造性”的缺陷所作的修改，符合专利法实施细则第51条第3款的规定，应当予以接受；2、审查员不接受该修改文本违反请求原则；3、如果申请人只能通过提交分案申请来对有授权前景的权利要求寻求保护，则会拉长审查过程，不符合程序节约原则；4、审查指南未规定审查员可以决定保留哪组权利要求。因此，申请人答复一通时所作的修改文本应当被接受。然而，审查员未接受申请人陈述的上述意见并以权利要求13与权利要求1不符合专利法第31条第1款关于单一性的规定、第一权利要求不具备专利法第22条第2/3款规定的新颖性/创造性为由，驳回该申请。在驳回的理由部分：指出权1与13之间具有的相同技术特征为本领域惯用技术手段，因此权1和13属于“明显缺乏单一性”的情形。
申请人不服上述驳回决定，向专利复审委员会提出了复审请求，未修改权利要求书。合议组经审理后撤销原驳回决定。撤销的理由是：1、一通中指出单一性缺陷是基于相同的技术特征在对比文件1和2中已被披露，即不具备单一性的结论是在经过检索之后作出的；驳回决定中指出“相同技术特征是本领域处理有机废气的惯用技术手段”的结论没有给出相应的证据或者具体的解释和说明，因此，权1和13不属于“明显缺乏单一性”的情形。2、申请人的修改克服了独立权利要求之间不具备单一性以及第一组权项不具备新颖性/创造性的缺陷，属于针对通知书指出的缺陷进行的修改，符合专利法实施细则第51条第3款的规定。并且权1和13之间不属于“明显缺乏单一性”的情形，两者主题相同、发明构思接近、检索领域重叠，为了兼顾申请人的利益和行政审查效率，应给予申请人修改时选择需要保留的权利要求的合理权利。
二、由此案引发的思考
笔者认为，在上述案例中，造成审查员发出上述二审意见以及作出驳回决定的根源在于国家知识产权局于2009年起开始实施的《审查操作规程》中的相应规定。相比审查指南，2009年版《審查操作规程》中对明显缺乏单一性审查增加了如下规定：当审查员阅读申请文件后，立即就能判断出申请属于明显缺乏单一性的情况时，直接检索审查，告知单一性缺陷，审查员可以对其中一项发明（通常选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查，发出审查意见通知书。通知书中应当同时指出单一性缺陷，说明理由，并要求申请人删除未经检索的不具有单一性的其他权利要求。《规程》中进一步给出了如下的[审查意见示例]审查员已经对权利要求1及其从属权利要求进行了检索和审查，申请人应当与之不具有单一性且未经检索的权利要求x，以使本申请符合专利法第31条第1款的规定。需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由作出驳回决定[2]。
自2009年以来，笔者也同样收到多份类似上述案例的审查意见。其中一类通知书是审查员选择了第一组权利要求进行审查并指出该第一组权利要求不具有新颖性/创造性的意见，另一类则是审查员选择了非第一组权利要求进行审查并指出该组权利要求不具有新颖性/创造性的意见。无论是第一类通知书还是第二类通知书的情况，在审查意见正文中，审查员均抄录了[审查意见示例]中的上述一段内容。笔者认为，国家知识产权局2009年研究制定和开始实施《审查操作规程》对统一专利审查标准，规范专利审批行为，提高专利审查的质量和效率，无疑发挥了及其重要的作用。但是，《规程》中也有一些规定过于强调了国家知识产权局的行政权利和行政审查效率而忽视申请人的权利和利益、并且与审查指南中的相关规定是不一致的。就明确缺乏单一性审查而言，以下两处规定是不适当的。（1）在判断属于明显缺乏单一性时，审查员可以对其中一项发明进行检索和审查。（2）“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改。 三、对法第31条第1款和细则第51条第3款的理解以及具体适用
单一性立法的主要目的是为了便于专利局对专利申请进行管理、检索和审查，便于日后专利权人行使权利、承担义务，也便于专利权保护范围的准确界定以及公众对专利文献的有效利用。另一个目的是从经济的角度避免申请人将互不相干的几项发明创造合并在一件专利申请中提出，造成收取的申请费、审查费以及授权后的年费等各项费用的减少。因此，单一性要求只是授予专利权的形式条件，而非实质性条件。审查指南第二部分第6章第2。2节、第7章第9。2节、第8章第4。4节分别对单一性审查原则和审查方式、对缺乏单一性申请的检索以及对缺乏单一性申请的处理给出了具体而明确的规定。对于明显缺乏单一性的情况，按照指南第二部分第八章4。4（1）和第七章9。2。1（1）规定，（1）先发分案通知，后检索审查，即审查员暂不进行检索，先发出分案通知书，待申请人修改申请并消除单一性缺陷后再进行检索及审查。（2）在多项独立权利要求技术方案涉及的领域非常接近或者在很大程度上重叠的情况下，同时完成对这些独立权利要求的检索，在审查意见通知书正文中，既指出缺乏单一性的缺陷，又对这些独立权利要求作出评价，减少一次审查意见通知书，从而加速审查进程。对于不明显缺乏单一性的情况，第八章4。4（2）和第七章9。2。1（2）规定，对第一独立权利要求或者其从属权利要求进行检索和审查，暂缓对与该第一组权利要求之间缺乏单一性的其他独立权利要求的检索和审查。如果第一组权利要求具有授权前景，在一审通知书中只针对第一组权利要求给出审查意见，同时要求申请人删除或者修改缺乏单一性的其他权利要求，以克服申请缺乏单一性的缺陷。如果第一组权利要求没有授权前景，在一审通知书中，指出第一组权利要求没有授权前景的同时，指出单一性缺陷。也可以继续检索和审查其他独立权利要求，尤其是当检索领域非常接近或者在很大程度上重叠时，并在一审通知书中，同时指出单一性缺陷和其他缺陷[3]。因此，无论是明显缺乏单一性还是不明显缺乏单一性，审查指南均未规定审查员有权可以选择其中一组发明进行审查。而根据《规程》中的上述规定，只要属于明显缺乏单一性的情况，审查员便可以选择其中一组发明进行审查。在笔者收到的第二类通知书就属于这种情况。这其中有这样一件典型的审查意见，权利要求书包括70条权项，分为五组，其中最后一组仅一条权项，没有从属权利要求。审查员在通知书中说明五组权利要求为明显缺乏单一性的情形，而后便选择最后一项独立权利要求进行审查并指出该权利要求不具备创造性。由此可见《规程》中对于明确缺乏单一性情形，给予审查员选择其中一组发明进行审查的權利是不适当的。
此外，根据审查指南规定，在领域接近或者重叠的情况下，应同时完成对这些独立权利要求的检索，在一审通知书中同时指出单一性缺陷和其他缺陷。这一规定的目的是帮助申请人对该申请前景有全面了解，从而删除那些不具有授权前景的权利要求，使包括多项发明的申请获得适当的保护范围。而根据《规程》中的规定，在实际审查过程中，审查员往往会选择权项数较少或者较容易作出新颖性/创造性判定结论的一组权利要求进行审查，以求尽快结案。对于一件包括多项发明的专利申请，如果其中一项发明不具备授权前景，审查员选择对其进行了审查，发出该项发明不具备新颖性/创造性，且与其他发明不具备单一性的意见。
因此，笔者认为将“为克服明显缺乏单一性，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不符合专利法实施细则第51条第3款规定的情况是不适当的。以下将从四个方面进行论述：（1）无论是明显缺乏单一性还是不明确缺乏单一性的情形，上述修改克服了通知书中指出的一组权利要求不具备新颖性/创造性以及两组权利要求之间不具备单一性的缺陷，毋庸置疑属于针对通知书指出缺陷进行的修改，当然符合专利法实施细则第51条第3款的规定。此修改文本应予接受并在此基础上进行进一步审查。在文中所述案例中，合议组也是认可这一点的。而《规程》中将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改”不仅明显不符合细则第51条第3款的规定，而且与指南中关于“只要经修改的文件消除了原申请文件存在的缺陷，并且具有被授权的前景，这种修改就可以被视为是针对通知书指出的缺陷进行的修改”的规定也是相悖的。（2）针对单一性缺陷的修改方式并不仅仅局限于删除这样一种方式，而是也可以采取修改权利要求使之符合单一性要求的方式。参见指南第二部分第7和8章中的相应规定。在当前的审查实践中，可以列举若干通过修改方式克服申请缺乏单一性缺陷的成功案例。（3）《规程》中的上述规定在实际执行中并未达节约程序的目的。根据指南规定，在发明专利申请实质审查中，审查员应当尽可能地缩短审查过程，即，设法尽早结案。因此，除非确认申请根本没有被授权的前景，审查员应当在第一次审查意见通知书中，将申请中不符合专利法及其实施细则规定的所有问题通知申请人，要求其在指定期限内对所有问题给予答复，尽量地减少与申请人通信的次数，以节约程序。另一方面，为避免修改文本不予接受而导致申请被驳回的后果，在针对上述审查意见进行修改时，有时不得不采取将具有授权前景的技术方案融合到被否定权利要求中的修改方式，然而，这种修改方式会造成在后续审查中诸多不便和困难，特别是易造成修改超范围的问题，这同样也增加审查员与代理人之间的通信次数，增加各自工作量，增加申请人的经济负担。（4）根据指南规定，对于权利要求超过10项的专利申请，申请人需要向专利局缴纳额外的附件权项费，这也意味着专利局负有对这些权利要求进行审查的义务。此外，针对存在单一性缺陷，指南中规定对第一组权项进行检索和审查时，暂缓对其他权利要求的检索和审查。如果申请人通过修改克服了单一性缺陷，审查员有义务对其继续进行检索和审查。
四、建议
笔者注意到，在2011年修订的《实审操作规程》中，“审查员也可以对其中一项发明（通常选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”已经修改为“审查员也可以对其中一项发明（应当选择包括第一项独立权利要求的一组权利要求）进行检索和审查”[4]，就是说审查员不再拥有根据其意愿随意选择其中一项发明进行检索和审查的行政权利。但是，2011年版《规程》中还是将“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”列为不属于专利法实施细则第51条第3款规定的针对通知书指出的缺陷进行的修改。如上所述，无论是明显单一性缺陷还是不是明显单一性缺陷，只要修改克服了一通中指出的单一性缺陷以及经审查员检索和评述的权利要求不具备新颖性和创造性的缺陷，这样的修改符合专利法实施细则第51条第3款规定。
为从源头上未避免类似情况的再次发生，笔者认为，《规程》不适当的规定应予删除。具体而言《规程》中的[审查意见示例]关于“需要提醒申请人注意的是，对申请文件的修改如果只是删除已检索和评述过的权利要求1，而保留与该权利要求1不具有单一性的未经检索的权利要求×及其从属权利要求，这种修改是不符合专利法实施细则第51条第3款规定的，审查员将基于目前审查的申请文本，以本申请不符合专利法第31条第1款的规定为由作出驳回决定”的内容、以及第1。3。1节中关于“为克服明显缺乏单一性的缺陷，删除经审查员检索和评述的权利要求，而保留与该权利要求不具有单一性的其他未经检索的权利要求”的内容应予删除。
参考文献：
[1]第38883号复审决定.
[2]2009年版、2011年版《审查操作规程》.
[3]2010年版《专利审查指南》知识产权出版社.
[4]《专利审查概说》，张清奎主编知识产权出版社.
[5]《新专利法详解》国家知识权局条法司著知识产权出版社.
作者简介：周成（1958-），江苏南京人，山东大学信息科学专利代理副研究员。