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亚洲公司经常在美国面临专利侵权诉讼,并且随着来自竞争对手和非执业实体的诉讼日益增多,亚洲公司在抗辩上的花费将十分庞大。美国法院、立法者和政府逐渐意识到了这些不公平的负担,并开始尝试不同的措施或政策,使被告方更容易在恶意滥诉的案件向诉讼的原告方求偿被告抗辩所付出的律师费。
近期的两个实例说明了被告方在什么情况下有可能拿回他们的部分或全部律师费。在这些情况下,原告方提出的侵权案中明显缺少关键的专利权利要求要件或存在明显缺陷(例如不当缠讼策略、虚假陈述和提出无根据的法院动议)。美国最高法院最近也在考虑是否要调低举证责任的标准,使被告方在抗辩无根据的专利侵权案时能更容易地拿回律师费。
专利侵权案件中的原告方(尤其是事先不需支付律师费,胜诉后按比例收费的原告律师)可能会无所顾忌、变本加厉地威胁被告方,主要原因在于他们要支付的费用微乎其微。不过,近期的事态发展改变了这一形势,并有可能使不当负担从被告方转移到原告方。如今,对于提出无根据的专利侵权案的原告方,如果法院裁定他们必须支付被告方部分或全部的律师费,那么这些原告方可能会面临数额庞大的费用威胁。由于目前原告方会因为这样的惩罚而较为小心,并避免不合理的诉讼行为(而不是缠讼),因此面临专利侵权诉讼或威胁的公司如今在进行抗辩或协商调解时,也因此有更大的谈判空间及筹码。
如果专利权利要求涵盖的要件明显不存在于被诉产品中,则构成无根据滥诉
通过对比以下两张图片(图1和图2),我们可以发现“Raylon, LLC 诉Complus Data Innovations, Inc. ”(联邦巡回法院,2012 年 12 月 7 日)中原告方侵权主张中存在的问题。
“Raylon”案中的专利权利要求载明显示屏必须“枢转地安装到”该设备的外壳上。在图1中,显示屏标识为“39”,设备标为“12”。而在被起诉产品中,很明显显示屏并非“枢转地安装到”设备的外壳上。虽然主张的专利权利要求和被起诉产品之间存在显著差异,但原告方 Raylon 仍主张侵害并索赔,他们辩称上述被起诉产品包含一个“根据观看者或用户的视觉方向变化角度的显示屏。”例如,当观看者手持该设备时,显示屏以观看者的手腕为枢轴可调整使用者看的角度。被告方多次向原告方发函表示,他们认为原告方的起诉违反了美国联邦民事诉讼条例第11条的规定,该条例规定相关方应保证自己提交起诉或其他送交法院的文件的动机是合理且诚意的,而非出于骚扰等不当动机。而且,在这些信件中,被告方明确指出原告方的观点没有事实根据且不合理。地方法院的法官认同“原告方的主张不合理”的观点,并指出原告方对专利权利要求的解读“超出了我愿意接收的合理性范围”。但是,地方法院的法官并未就违反条例11判决处罚。地方法院还依据U.S.C.§285和28 U.S.C.§1927(有关在特殊案例中裁定胜诉方获得律师费的其他两条法令)以“原告方的诉讼在客观上并非完全没有根据”为由,拒绝裁定被告方可索赔律师费。
然而,上诉法院并不同意此判决,并认为原告方的起诉在客观上没有根据并违反了条例11。该法院认为,地方法院在判定合理性时错误地采用了主观标准(而非客观标准),因此滥用了自由裁量权。正如该法院所说,虽然常人对于专利范围解释的看法可能有所不同,但“存在一个限度,低于这个限度的专利范围解释便是非常不合情理,以至于任何通情达理的诉讼当事人都不会相信这种权利要求会胜诉。”上诉法院认为,应根据条例11对原告方的行为进行处罚,因为没有任何通情达理的诉讼当事人会相信被起诉的设备侵犯了原告专利的权利要求。上诉法院鉴于己方按照条例11处罚所作的判决,将此案件发回地方法院,要求考虑是否还应根据35U.S.C.§285 对原告方判决处罚。上诉法院进一步表示,35 U.S.C.§285对特殊案件的分析结果与条例11处罚的分析结果相似,因此地方法院应在复审后重新依此原则进行分析。上诉法院将该案件发回地区法院,以确定对原告方实施哪种处罚比较恰当。
缠讼策略、虚假陈述、和无根据动议的后果:原告须赔被告800万美元律师费
最近宣判的“Monolithic Power Systems, Inc. 诉O2 Micro Int案”(联邦巡回法院,2013年8月 13 日)提供一个很好的例子。
MPS和O2 Micro两家公司在控制LCD和LED 照明的集成电路领域是竞争对手,双方已有超过10年的诉讼史。O2 Micro对MPS客户发起侵权威胁后,MPS提起确认之诉,以确认自己的产品未侵犯O2 Micro的专利。O2的382专利的优先权日为1999年7月,但相同的技术从1998年便存在了。为避开该现有技术,O2 Micro出示了一份来自发明人、标示“1998年2月18日”的电路图,以证明382专利的发明人早在1998年2月便构思了该发明,这一较早日期足以避开该无效现有技术。法庭后来发现,该日期是发明人自行编造的。除了这一不当诉讼行为之外,法院还发现,O2 Micro曾多次对MPS提起侵权诉讼,而当MPS投入数百万美元以准备抗辩后,O2 Micro总在最终陪审团庭讯前撤诉。最后,地方法院判决 MPS可索取接近其在抗辩中所花费的全部律师费,总额超过800万美元。在上诉时,联邦巡回法院依据U.S.C. §285确认了800万美元的判决。
最高法院审查中的问题:是否使胜诉的被诉侵权人更容易索赔律师费
2013年10月1日,最高法院作出了不同寻常的举动 — 决定审理“Octane Fitness诉Icon Health and Fitness”以及“Highmark Inc. 诉Allcare Management Systems”案。
“Octane Fitness”一案提出了一个问题,即联邦巡回法院适用35 U.S.C. §285规定的“特殊情况”标准是否使专利权人较易获得律师费(在故意侵权情况下),而让被诉人较难获得律师费(在不当诉讼行为和恶意起诉等情况下)?诉愿人 Octane Fitness 抨击联邦巡回法院确定某一案件是否属于“特殊”(原告不合理提告)案件的标准较为死板且缺乏灵活性。Octane Fitness提出,死板的标准会鼓励专利原告提出不合理专利诉讼,以削弱被告方的竞争优势或强迫被告方和解(以避免诉讼费用)。因此,Octane Fitness 希望最高法院能够平衡这一状况,使胜诉的被告能够更容易索赔他们的律师费。
“Highmark”一案中要最高法院解决的问题是,地方法院根据35 U.S.C.§285而做出的“特殊情况”事实认定是否在上诉时应该受到尊重。“Highmark”一案的诉愿者认为,上诉法院应尊重地方法院的事实认定,仅在严重错误时才调整判决。这两案在最高法院尚未有结果,双方将在 2014 年4月进行开庭辩论。
综上所述,在日益增多的专利诉讼案件中,有些专利权人开始针对非常多被告公司提出无根据的侵权指控,并以此取得小规模的和解获利,而非真正长期进行诉讼。近期的案例显示被告在滥诉案件中索赔律师费的可行性日益升高。这些发展为被告方提供了有力的谈判筹码,使他们能够有更多武器与原告方进行协商,反击毫无根据的要求。与以往相比,被告专利侵权的公司更有机会将费用负担转移给缠讼或滥诉的原告方。
杨明道
杨道律师主要从事各类法庭的专利诉讼与辩护业务。这些法庭包括美国国际贸易委员会、加州北区、加州中部和加州南区的联邦地区法院、德州东区法院、华盛顿州西区法院和联邦巡回上诉法院。得益于杨律师丰富的诉讼经验,他经常为客户提供关于专利执行、诉前调查、专利申办和许可谈判方面的咨询服务。他经办的专利诉讼、申办和许可业务涉及多个技术领域,包括电信、发光二极管、存储设备、特定应用集成电路(ASICs)、控制器集成电路(ICs)、计算机网络和交换机、光学传感器和存储设备、触摸输入和显示设备以及液晶显示器。
Jacob Schroeder
Jacob Schroeder律师主要从事专利诉讼和上诉业务。他处理过大量涉及计算机、电子、医疗器械、和制药技术领域的诉讼及上诉相关的法律事项。Schroeder律师的诉讼经验涵盖了专利诉讼案件在庭审过程中的所有事项,包括专利侵权和有效性分析、动议撰写与抗辩回复、收集证人证言并进行辩护、协调并完成事实和专家调查取证、与联合辩护团队合作并协调联合辩护的工作、管理诉讼案件日常事项。他也为联邦巡回上诉法院案件撰写上诉陈述书。在法学院期间,他曾作为暑期律师和法律职员就职于飞翰。除诉讼业务外,Schroeder律师还为客户提供许可、诉前调查、和诉讼避让策略等与专利相关的法律意见。
近期的两个实例说明了被告方在什么情况下有可能拿回他们的部分或全部律师费。在这些情况下,原告方提出的侵权案中明显缺少关键的专利权利要求要件或存在明显缺陷(例如不当缠讼策略、虚假陈述和提出无根据的法院动议)。美国最高法院最近也在考虑是否要调低举证责任的标准,使被告方在抗辩无根据的专利侵权案时能更容易地拿回律师费。
专利侵权案件中的原告方(尤其是事先不需支付律师费,胜诉后按比例收费的原告律师)可能会无所顾忌、变本加厉地威胁被告方,主要原因在于他们要支付的费用微乎其微。不过,近期的事态发展改变了这一形势,并有可能使不当负担从被告方转移到原告方。如今,对于提出无根据的专利侵权案的原告方,如果法院裁定他们必须支付被告方部分或全部的律师费,那么这些原告方可能会面临数额庞大的费用威胁。由于目前原告方会因为这样的惩罚而较为小心,并避免不合理的诉讼行为(而不是缠讼),因此面临专利侵权诉讼或威胁的公司如今在进行抗辩或协商调解时,也因此有更大的谈判空间及筹码。
如果专利权利要求涵盖的要件明显不存在于被诉产品中,则构成无根据滥诉
通过对比以下两张图片(图1和图2),我们可以发现“Raylon, LLC 诉Complus Data Innovations, Inc. ”(联邦巡回法院,2012 年 12 月 7 日)中原告方侵权主张中存在的问题。
“Raylon”案中的专利权利要求载明显示屏必须“枢转地安装到”该设备的外壳上。在图1中,显示屏标识为“39”,设备标为“12”。而在被起诉产品中,很明显显示屏并非“枢转地安装到”设备的外壳上。虽然主张的专利权利要求和被起诉产品之间存在显著差异,但原告方 Raylon 仍主张侵害并索赔,他们辩称上述被起诉产品包含一个“根据观看者或用户的视觉方向变化角度的显示屏。”例如,当观看者手持该设备时,显示屏以观看者的手腕为枢轴可调整使用者看的角度。被告方多次向原告方发函表示,他们认为原告方的起诉违反了美国联邦民事诉讼条例第11条的规定,该条例规定相关方应保证自己提交起诉或其他送交法院的文件的动机是合理且诚意的,而非出于骚扰等不当动机。而且,在这些信件中,被告方明确指出原告方的观点没有事实根据且不合理。地方法院的法官认同“原告方的主张不合理”的观点,并指出原告方对专利权利要求的解读“超出了我愿意接收的合理性范围”。但是,地方法院的法官并未就违反条例11判决处罚。地方法院还依据U.S.C.§285和28 U.S.C.§1927(有关在特殊案例中裁定胜诉方获得律师费的其他两条法令)以“原告方的诉讼在客观上并非完全没有根据”为由,拒绝裁定被告方可索赔律师费。
然而,上诉法院并不同意此判决,并认为原告方的起诉在客观上没有根据并违反了条例11。该法院认为,地方法院在判定合理性时错误地采用了主观标准(而非客观标准),因此滥用了自由裁量权。正如该法院所说,虽然常人对于专利范围解释的看法可能有所不同,但“存在一个限度,低于这个限度的专利范围解释便是非常不合情理,以至于任何通情达理的诉讼当事人都不会相信这种权利要求会胜诉。”上诉法院认为,应根据条例11对原告方的行为进行处罚,因为没有任何通情达理的诉讼当事人会相信被起诉的设备侵犯了原告专利的权利要求。上诉法院鉴于己方按照条例11处罚所作的判决,将此案件发回地方法院,要求考虑是否还应根据35U.S.C.§285 对原告方判决处罚。上诉法院进一步表示,35 U.S.C.§285对特殊案件的分析结果与条例11处罚的分析结果相似,因此地方法院应在复审后重新依此原则进行分析。上诉法院将该案件发回地区法院,以确定对原告方实施哪种处罚比较恰当。
缠讼策略、虚假陈述、和无根据动议的后果:原告须赔被告800万美元律师费
最近宣判的“Monolithic Power Systems, Inc. 诉O2 Micro Int案”(联邦巡回法院,2013年8月 13 日)提供一个很好的例子。
MPS和O2 Micro两家公司在控制LCD和LED 照明的集成电路领域是竞争对手,双方已有超过10年的诉讼史。O2 Micro对MPS客户发起侵权威胁后,MPS提起确认之诉,以确认自己的产品未侵犯O2 Micro的专利。O2的382专利的优先权日为1999年7月,但相同的技术从1998年便存在了。为避开该现有技术,O2 Micro出示了一份来自发明人、标示“1998年2月18日”的电路图,以证明382专利的发明人早在1998年2月便构思了该发明,这一较早日期足以避开该无效现有技术。法庭后来发现,该日期是发明人自行编造的。除了这一不当诉讼行为之外,法院还发现,O2 Micro曾多次对MPS提起侵权诉讼,而当MPS投入数百万美元以准备抗辩后,O2 Micro总在最终陪审团庭讯前撤诉。最后,地方法院判决 MPS可索取接近其在抗辩中所花费的全部律师费,总额超过800万美元。在上诉时,联邦巡回法院依据U.S.C. §285确认了800万美元的判决。
最高法院审查中的问题:是否使胜诉的被诉侵权人更容易索赔律师费
2013年10月1日,最高法院作出了不同寻常的举动 — 决定审理“Octane Fitness诉Icon Health and Fitness”以及“Highmark Inc. 诉Allcare Management Systems”案。
“Octane Fitness”一案提出了一个问题,即联邦巡回法院适用35 U.S.C. §285规定的“特殊情况”标准是否使专利权人较易获得律师费(在故意侵权情况下),而让被诉人较难获得律师费(在不当诉讼行为和恶意起诉等情况下)?诉愿人 Octane Fitness 抨击联邦巡回法院确定某一案件是否属于“特殊”(原告不合理提告)案件的标准较为死板且缺乏灵活性。Octane Fitness提出,死板的标准会鼓励专利原告提出不合理专利诉讼,以削弱被告方的竞争优势或强迫被告方和解(以避免诉讼费用)。因此,Octane Fitness 希望最高法院能够平衡这一状况,使胜诉的被告能够更容易索赔他们的律师费。
“Highmark”一案中要最高法院解决的问题是,地方法院根据35 U.S.C.§285而做出的“特殊情况”事实认定是否在上诉时应该受到尊重。“Highmark”一案的诉愿者认为,上诉法院应尊重地方法院的事实认定,仅在严重错误时才调整判决。这两案在最高法院尚未有结果,双方将在 2014 年4月进行开庭辩论。
综上所述,在日益增多的专利诉讼案件中,有些专利权人开始针对非常多被告公司提出无根据的侵权指控,并以此取得小规模的和解获利,而非真正长期进行诉讼。近期的案例显示被告在滥诉案件中索赔律师费的可行性日益升高。这些发展为被告方提供了有力的谈判筹码,使他们能够有更多武器与原告方进行协商,反击毫无根据的要求。与以往相比,被告专利侵权的公司更有机会将费用负担转移给缠讼或滥诉的原告方。
杨明道
杨道律师主要从事各类法庭的专利诉讼与辩护业务。这些法庭包括美国国际贸易委员会、加州北区、加州中部和加州南区的联邦地区法院、德州东区法院、华盛顿州西区法院和联邦巡回上诉法院。得益于杨律师丰富的诉讼经验,他经常为客户提供关于专利执行、诉前调查、专利申办和许可谈判方面的咨询服务。他经办的专利诉讼、申办和许可业务涉及多个技术领域,包括电信、发光二极管、存储设备、特定应用集成电路(ASICs)、控制器集成电路(ICs)、计算机网络和交换机、光学传感器和存储设备、触摸输入和显示设备以及液晶显示器。
Jacob Schroeder
Jacob Schroeder律师主要从事专利诉讼和上诉业务。他处理过大量涉及计算机、电子、医疗器械、和制药技术领域的诉讼及上诉相关的法律事项。Schroeder律师的诉讼经验涵盖了专利诉讼案件在庭审过程中的所有事项,包括专利侵权和有效性分析、动议撰写与抗辩回复、收集证人证言并进行辩护、协调并完成事实和专家调查取证、与联合辩护团队合作并协调联合辩护的工作、管理诉讼案件日常事项。他也为联邦巡回上诉法院案件撰写上诉陈述书。在法学院期间,他曾作为暑期律师和法律职员就职于飞翰。除诉讼业务外,Schroeder律师还为客户提供许可、诉前调查、和诉讼避让策略等与专利相关的法律意见。